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马德里国际商标申请与单一国家/地区/区域性组织商标申请之区别

[发布时间::2018-11-23 15:03:33]



进驻海外市场,恰如古时行军打仗,兵强马壮固然重要,战术策略亦不可或缺,海外商标保护战略便属其中主要内容之一。究竟是通过马德里体系寻求海外商标保护更好,还是选择在逐一国家/地区直接进行商标注册,申请人时常不甚了解,选择困难;笔者对此展开分析。


在海外进行商标保护,可以通过商标国际注册马德里商标体系申请(以下简称“马德里商标”)或单一国家/地区/区域性组织申请(以下简称“单一申请商标”)两种途径进行。究竟是通过马德里体系寻求海外商标保护更好,还是选择在逐一国家/地区直接进行商标注册,申请人时常不甚了解,选择困难。


下面从八个方面,对此展开分析。


马德里商标是国际商标注册的一种途径,根据《商标注册马德里协定》和《商标注册马德里协定有关议定书》规定而产生,由世界知识产权组织(WIPO)负责管理。商标申请人可以通过其所在国家的原属局转递该组织提出申请,把在本国注册和/或申请中的商标扩大保护至该缔约方。


向单一国家/地区/区域性组织进行商标注册,是指申请人直接向各当局提交商标注册申请,请求该商标予以核准注册保护。


关于马德里商标体系与单一商标申请体系主要存在如下区别:


商标权保护覆盖地域范围


马德里商标:受保护地域范围以申请人指定缔约方为限,可指定包括加入马德里议定书与马德里协定的国家/地区/及相关区域性组织,目前共101个缔约方(2018年12月25日,马拉维即将成为第102个缔约方)。一些世界重要国家和地区,目前尚未加入马德里联盟体系,例如:加拿大、巴西、阿根廷、南非、阿联酋、沙特阿拉伯、马来西亚、香港、台湾、澳门等。具体名单,可参考世界知识产权组织公布的《马德里联盟与非马德里联盟缔约方名单》。


单一申请商标:目前世界上拥有独立商标管辖权的国家/地区/区域性组织约210个左右,申请人可以指定其中任何一个进行商标注册申请保护。


申请人资格限制


马德里商标:申请人必须是马德里体系缔约方的企业实体、个人或其他组织,且必须以在原属国已申请或已注册商标为基础商标,向世界知识产权组织(WIPO)提起申请。就中国而言,申请人必须已经取得《商标注册证书》或者《商标受理通知书》,方能申请马德里商标。另外,目前中国香港、中国澳门的企业或个人,是不能通过中国商标局提出马德里国际商标申请的,但台湾省申请人可以通过商标局申请注册马德里商标。


单一申请商标:没有限制,任何人无论是否有本国申请或注册都可以提交海外申请。


费用支出


马德里商标:规费计算方式比较复杂,大致为规费=基础注册费+指定缔约方规费。通常情况下,对于在海外多个国家和地区进行商标保护的申请人,马德里商标总体费用远低于通过单一申请商标途径在逐一国家和地区注册保护。


单一申请商标:根据各个国家/地区法律,海外申请人申请商标,往往需要通过当地代理律师楼帮助提交申请和办理后续业务。若申请人在多个国家和地区进行商标保护,整体费用比马德里商标显著增加。


申请日授予时间


马德里商标:以国际注册日作为各个缔约方收到申请商标的申请日,并计算审查周期。由于马德里商标在提交至国际局之前需经原属局(例如:中国商标局)完成形式审查、申报商品和/或服务项目规范、代收代缴规费等程序行工作,顺利情况下,目前国际注册日通常为马德里国际申请商标实际递交原属局日期后3-4个月左右。在这段时间,对于申请人来讲存在极大的风险,例如:被他人恶意抢先注册。另外,对于请求优先权的申请商标,也往往因为官方程序延误等原因,导致优先权日过期,从而无法从优先权日上获得更早的海外申请日。


单一申请商标:对于大多数国家,在手续准备齐全后,通常在1-2个工作日即可以向各当局提交申请,获得申请日。因此,对于生命周期较短的商标(例如:快消品、电子消费品、电子游戏等行业商标)或者存在潜在竞争对手时刻觊觎其商标财富的申请人,通过单一申请商标途径进行保护应当作为更优途径予以考虑。出于费用支出方面,申请人也可以考虑在重点国家/地区直接向各地官方递交商标申请,其他地域通过马德里体系申请办理商标注册。


申请手续


马德里商标:申请手续简便是马德里商标的另一重要优势,申请人避免了同一商标重复申请注册手续。申请人使用一种语言,填写一份申请表格,提供一套申请文件,缴纳一次费用,就可以对一个商标在一个或多个类别,领土延伸至超过100个国家和地区。


单一申请商标:通常需要委托各个国家/地区当地代理机构,根据各个国家/地区要求,分别填写表格、准备适用于各官方要求的文件并分别缴纳费用。有些国家/地区,申请人需要提供经公证/认证的《代理委托书》等文件用于商标注册申请,从而给申请人造成时间和经济上的负担。对于这些国家/地区,通过马德里体系商标注册,可以有效避免提供额外文件、办理额外手续和支出额外费用等情形。


审查阶段


马德里商标:在提交申请时,由原属局(例如:中国商标局)对形式文件以及申报商品和/或服务项目描述是否规范进行初次审查,在进入各个指定缔约方审查阶段后,将根据其可接受商品和服务描述标准进行再次审查。有些国家因商品和服务项目描述比较特殊,经常发出审查意见,延长了申请周期,也增加了申请人支出,例如:美国、日本、韩国等。另外,一旦马德里商标出现官方驳回或第三方异议等阻碍其顺利注册的情况,申请人需要立即咨询当地代理机构并寻求帮助。有的缔约方使用法语或者西班牙语作为官方语言发出审查意见,有的缔约方要求申请人答复官方审查意见期限较短,会进一步给申请人在临时寻求当地代理机构帮助时造成困扰。


单一申请商标:大多当地代理,会在递交申请前对申请商标指定商品和/或服务项目提出规范建议,申请人可以根据实际情况接受意见或做出修改,后期出现因商品和服务项目不规范导致官方审查意见的几率不大。另外,一旦出现官方审查意见或者被第三方提出异议后,当地代理将提供专业法律建议和持续后续服务。因此,申请人面对官方阻碍时,相比马德里商标途径,显然会从容不迫,拥有充分时间考虑后续程序。特别是对于那些要求答复期限较短的缔约方,这种优势更加明显。


审查周期


马德里商标:申请人在授予国际商标注册号后12—18个月左右,将收到各指定缔约方的审查结果通知,也可以在世界知识产权组织(WIPO)官方网站查阅各缔约方的审查结果。由于马德里相关条约中对审查周期做出限定,各缔约方必须在规定期限内完成审查,否则将视为该申请商标在该缔约方予以保护。


单一申请商标:不同国家/地区的审查周期差异较大,有些国家审查和注册周期可短至3-6个月,有些则长达数年。通过单一申请途径,尽管部分国家和地区申请注册周期更短,但整体上不如马德里体系商标更有时间保障和周期的可预测性,特别是对于部分非洲、南亚、拉美及加勒比地区国家,马德里体系会给申请人带来更多便利和保障。


后期维护、管理、使用


马德里商标:一件商标授予一个统一的国际注册号和国际注册日。日后商标续展、所有人名称/地址变更、转让等程序,可以统一办理。显然,对申请人后续管理而言,无疑提供了诸多便利。但是,在商标后期维护、管理和使用上,马德里商标的弊端也很多,具体如下所示:


1、马德里商标最臭名昭著的是“中心打击原则”,即通过马德里体系注册的商标,如果在自注册之日起5年之内,基础注册或基础申请全部或部分被驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效,那么,其效力将及于所有指定缔约方,也就是说:该商标不得再要求国际注册给予保护,不论该商标是否已经被转让。尽管申请人届时可以在逐一国家提出转化程序,也就是在马德里体系框架下,保留原国际注册日,再次向各当局提出注册登记,但势必费时、费力、费钱、费心。相当于同一商标,两次办理注册。


2、转让限制,商标权转让只能在马德里体系指定缔约方内生效。受让人必须是马德里体系缔约方的个人或企业,或者在该缔约方拥有住所,或者工商业存在。假如申请人欲将一件马德里商标转让至香港公司,则将无法办理。


3、美国、菲律宾等国家后期提供使用证据问题。由于没有当地代理机构提醒和建议,申请人后期十分容易错过提供《使用声明》和使用证据的特殊期限,或者因提交了不符合规定的文件而导致不利于该商标在该地区继续保护的情况发生。


4、马德里商标保护后,如果在当地被提出撤销注册或宣告无效等程序,在缺乏当地代理人通知和协助的情况下,将十分被动。


5、对于领土延伸至美国的马德里商标,由于申请过程中不要求提供在美国的使用证据,该商标成功保护后,一旦被他人提出基于三年未使用撤销诉讼,则举证责任将发生倒置,为商标所有人增加负担。


6、马德里商标授权后不发出《商标注册证》,在实际使用时具有一定困难。申请人可以请求WIPO出具摘要证明,或要求某些授权缔约方出具注册证明等,但都会增加申请人的负担。


单一申请商标:各个国家单独管理,如需变更、转让、续展等手续,通过各个当局逐一办理。在商标转让范围上没有限制。在后期程序提醒和法律建议上,通常由原代理律师楼持续服务。同时,申请商标也没有“中心打击”的困扰。


总结,马德里国际商标注册与单一申请商标注册保护相比,各自具有明显优势和难以克服不足。究竟孰优孰劣,难以一言以蔽之。


笔者认为:对于具备长久商业利益和核心使用价值的商标,以及对取得申请日要求高且费用相对充裕的申请人,建议通过单一途径申请商标;而对于一次性多类别大批量申请海外商标的申请人而言,除了个别要求特殊的国家或地区之外,建议考虑通过马德里国际商标体系体系申请。当然,对于非马德里体系成员,申请人只能通过单一申请途径办理。



来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)