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如何考量商标共存同意书的效力?

[发布时间::2017-12-18 9:15:11]

  一件申请注册使用在电线连接物等商品上的“NOVASTACK”商标(下称系争商标),引发了长达3年的权属纷争,其间一纸商标共存同意书的出现影响了该案走向。日前,北京市高级人民法院作出终审判决,撤销了国家工商行政管理总局商标评审委员(下称商评委)对系争商标注册申请予以驳回的复审决定,并判令商评委重新作出决定。

  据了解,2014年11月18日,日本第一精工株式会社(下称精工株式会社)提出系争商标即第15726573号“NOVASTACK”商标的注册申请,指定使用在同轴电缆联接器、电线连接物等第9类商品上。引证商标由海蓝帝照明(深圳)有限公司(下称海蓝公司)于2013年10月29日提出注册申请,2014年10月27日被核准注册使用在第9类照明设备用镇流器商品上。

  经审查,国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)于2015年8月18日发出商标驳回通知,以系争商标与第13443921号“NOVASTAR”商标(下称引证商标)构成使用在类似商品上的近似商标为由,驳回了系争商标的注册申请。精工株式会社不服商标局所作决定,于同年9月21日向商评委提出复审申请。

  2016年2月15日,商评委作出复审决定,驳回系争商标的注册申请。精工株式会社随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。

  据了解,在该案一审诉讼过程中,精工株式会社提交了引证商标权利人于2016年5月4日出具的同意函,海蓝公司在其中明确表示同意精工株式会社注册和使用系争商标。北京知识产权法院经审理认为,精工株式会社虽然向法院提交了引证商标权利人签署的商标共存同意函,但是系争商标与引证商标高度近似,且系争商标指定使用商品与引证商标核定使用商品属于类似商品,系争商标与引证商标共存容易导致相关公众对商品来源产生混淆误认。据此,法院一审判决驳回精工株式会社的诉讼请求。

  精工株式会社不服一审判决,继而向北京市高级人民法院提起上诉,主张系争商标与引证商标标志不构成近似,指定使用的商品分属不同行业,二者在功能用途、销售场所、销售渠道和消费群体等方面区别明显,不构成类似商品。同时,精工株式会社通过与引证商标权利人协商,双方已达成共存协议,系争商标与引证商标之间不存在权利冲突。此外,系争商标经过使用已经在指定商品上获得了一定的知名度和影响力,相关公众不会产生混淆误认。

  北京市高级人民法院经审理认为,系争商标与引证商标发音、含义均有区别,虽然二者有一定相似性,但是二者尚可区分,各自指定使用的商品也不是相同商品,在引证商标权利人签署了同意函的情况下,系争商标与引证商标共存不会导致相关公众对商品来源产生混淆误认,且并无证据表明引证商标权利人出具的共存同意书会对相关公众的利益造成损害,因此应当允许系争商标注册。

  综上,北京市高级人民法院终审撤销一审判决及商标评委被诉决定,并判令商评委重新作出决定。(舒天楚)

  行家点评:

  姚小娟 浙江天册律师事务所 律师:在申请商标与引证商标存在一定“可区分性”的情况下,应尊重商标权利人的处分意志,考虑共存同意书的效力。除在相同商品或者服务上申请注册完全相同的商标,为避免当事人通过共存协议的形式规避商标法规定的商标权共有制度,因而不考虑商标共存协议外,对于在相同或者类似商品或者服务上,申请注册近似的商标,应当将共存协议作为判断商标近似与否的重要依据。

  申请商标与引证商标的“可区分性”具体体现在商标本身的近似程度、商品类别的类似程度、申请人的主观恶意、申请商标实际使用产生的知名度、其他可区分来源的商业标识等推定混淆可能性的因素。

  此外,若申请商标与引证商标相同或近似程度较高,容易导致消费者产生混淆误认,即使有商标共存协议,也不会准许申请商标注册。如在“worldline e-payment services”商标申请驳回复审行政纠纷案中,北京市高级人民法院认为,诉争商标“worldline e-payment services”与引证商标“WORLDLINER”不仅只相差一个字母,且二者的读音、含义均无实质差异,且诉争商标指定使用商品与引证商标核定使用商品属相同类似群组,彼此在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均相同或相近。在上述情形下,即便有共存同意书,也难以消除相关公众产生混淆误认的可能。

  商家泉 北京高文律师事务所 律师:该案一审法院与二审法院采用了不同的裁判思维,一审法院主要考虑是否会导致消费者产生混淆,二审法院更注重的是商标私权属性因素。

  我国商标法立足于赋予财产权角度,对财产权的保护和消费者无直接关系,仅在权利人的财产权被侵权,处于事实混沌、真伪不明时,引入“消费者”概念以测试是否有消费者混淆误认而导致权利人市场份额或利益的减损。此时的“消费者”仅仅是一个法律概念。

  当商标法交由消费者忍受混淆误购“试错”成本时,消费者利益在商标法中却是反射利益而非直接可保护民事利益,消费者权利保护交由其他部门法调整。所以,商标领域的消费者就是用来从真实世界出发、还原交易过程,衡量权利人是否能成功起诉或撤销冒犯或试图冒犯它的人,而商标权利人就是消费者的“代理复仇人”,即在商标法领域,消费者因混淆误购而“试错”从而受到损失并寻求救济的权利,由商标权利人代为行使。

  这一理念体现在商标法五十七条第二款规定“未经权利人许可”的前提及“容易导致混淆”的后果上。经过权利人许可的行为,不再考虑消费者“混淆”的利益保护。故此,共存协议只要真实体现了权利人处分其财产权利的意志,除非“双相同”的情况下,一般应遵循权利人民事意思自治,采纳共存协议。