明确依职权审查 完善审查标准 调整保护客体

　　——对实用新型初步审查相关修改内容的解读

　　明确依职权审查职能，提高审查效率

　　《专利审查指南》第一部分第二章第2节审查原则中，在程序节约原则部分增加了“对于申请文件中的缺陷可以通过依职权修改克服的申请，审查员可以不发出补正通知书”。在实际审查工作中，出于有利于申请人的目的，审查员通常对申请文件中可以通过依职权修改克服所有缺陷的申请，不发出补正通知书，而依职权对这些缺陷进行修改使其符合授权条件后，直接发出授予专利权通知书。事实表明，上述做法能较大程度地缩短审查周期，提高审查效率，节约审查程序。但该做法在修改前的审查指南中没有明确规定。本次修改后，将申请文件中的缺陷均可以通过依职权修改的申请的处理写入到程序节约原则中，是对程序节约原则内容的完善。同时，将审查实践中较为成熟的做法纳入到《专利审查指南》的正式规定中，以形成规范性的审查指导。

　　完善对明显实质性缺陷及驳回申请条件的审查标准

　　第一部分第二章第3.3节的主要修改在于，在审查意见通知书的内容第(2)点增加了“对申请文件存在明显实质性缺陷的事实，必要时还应结合有关证据进行分析”。该修改是对审查意见通知书内容的完善，同时也是对缺陷事实分析需要使用证据的情形的补充，其强调了，必要时，审查员还应当结合有关证据进行分析。例如，如果申请文件明显不具备新颖性，则审查员还应当结合对比文件对其不具备新颖性的事实进行分析。

　　对第3.5节申请的驳回中的修改主要涉及如下方面：

　　在第3.5.1节分2段分别指明发出审查意见通知书和补正通知书后不同的驳回条件。同时强调“指定的期限内”的答复文件是审查员的审查依据，修改前审查指南未强调这一点，在审查过程中审查员通常对答复文件是否在期限内提交不作判断，容易导致审查所依据的文本错误。

　　明确发出审查意见通知书后的驳回条件。修改后的《专利审查指南》写明发出审查意见通知书后，如果申请人没有进行实质性的修改，审查员可以直接作出驳回决定;如果申请人针对通知书指出的缺陷进行了修改，即使缺陷仍然存在，也应当再次给予申请人修改或陈述意见的机会。原则上，审查员不能仅发出过一次通知书后作出驳回决定，这样也是和实质审查的相关规定保持一致。

　　在驳回决定正文的驳回理由部分，强调实用新型作出驳回决定所依据的条款应当在专利法实施细则第44条所列的法律条款中。实用新型与发明不同，在专利法实施细则里没有专门的法条指明驳回条款，因此在《专利审查指南》中予以明确。

　　在驳回决定正文的驳回理由部分，根据专利法实施细则第44条的规定，对涉及明显实质性缺陷的条款作适应性和完整性修改，增加了专利法第5条(违反法律等)、专利法第20条第1款(对外申请的保密审查)、专利法第22条第2款(新颖性)、专利法第22条第4款(实用性)、专利法第25条(不授予专利权主题)、专利法实施细则第20条(必要技术特征)、专利法实施细则第43条第1款(分案超范围)。

　　为了提高授权稳定性，防止重复授权，专利法实施细则第44条在实用新型初步审查的内容中增加了对新颖性的审查。因此，此次修改增加了本节关于新颖性的审查，内容如下：

　　初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

　　但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

　　此次修改，在《专利审查指南》中明确规定对于明显不具备新颖性的实用新型申请，初步审查可以依据专利法第22条第2款的规定进行审查。此节修改需关注以下3点：

　　一是初步审查中“一般不通过检索来判断”现有技术状况，仅在特定情况下才进行检索并进行新颖性审查;因此，对于大多数实用新型申请，初步审查仅依据说明书中所描述的背景技术进行新颖性审查。

　　二是审查员未经检索获得现有技术或抵触申请信息的，应当基于这些信息进行新颖性审查，不再仅基于说明书中所描述的背景技术进行新颖性审查;《专利审查指南》中列出了可获得信息的4种具体情形。

　　三是对于认定为非正常申请的实用新型申请，审查员应当进行新颖性审查，即进行检索并根据检索所获得的对比文献或其它信息来判断其是否明显不具备新颖性;这是唯一要通过检索进行新颖性审查的情形，主要是为了加大对非正常申请的打击力度。

　　为了提高实用新型专利的授权质量，专利法实施细则第44条在实用新型初步审查的内容中增加对实用性的审查。因此，此次修改增加了本节关于实用性的审查。自专利法实施以来，实用性审查一直是实用新型初步审查范围，在修改前的指南中，由于专利法第22条第4款不是实用新型初步审查范围，对于类似永动机等不具备实用性的申请，都是适用原专利法实施细则第2条第2款予以驳回。由于原专利法实施细则第2条第2款是关于实用新型保护客体的规定，用该条款审查实用性在法理上并不恰当。此次修改后，涉及实用性的审查适用专利法第22条第4款的规定，审查标准不变，仍与发明实质审查相同。

　　适应细则变化，调整保护客体的审查标准

　　在第6节中对实用新型保护客体的审查的修改涉及如下方面：

　　从实用新型定义来说，实用新型保护客体应当满足“产品”、“形状、构造及其结合”和“技术方案”三要素，其中，“形状、构造及其结合”要素中包含3个并列条件：“形状”、“构造”及“形状和构造”，客体审查中有关“形状、构造及其结合”只要满足上述三者之一即可，并不要求权利要求中既包含对产品形状提出的改进，又包含对产品构造提出的改进。修改后的《专利审查指南》将“产品的形状”与“产品的构造”合并为一节，即“6.2产品的形状和/或构造”，并且针对小节题目增加说明：“实用新型应当是针对产品的形状和/或构造所提出的改进”，用以明确客体审查中有关形状、构造及其结合只要满足三方面中的一方面即可。由于在专利法实施细则第44条第1款中扩大了实用新型初步审查范围，即增加了对专利法第22条第2款和第4款的审查，所以在实用新型审查中对于明显不具备新颖性和实用性审查可以依据专利法第22条第2款和第4款，而不再依据原专利法实施细则第2条第2款即新专利法第2条第3款中的“适于实用的新的”进行审查，因此将原第6.5节删除，相关内容写入第11、12节。

　　在第6节首先明确专利法第2条第3款中实用新型的定义，修改后的《专利审查指南》增加了一句“这是对可以获得专利保护的实用新型的一般性定义，而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准”，明确专利法第2条第3款是对于实用新型保护客体的一般性定义，与判断新颖性和实用性等专利性条件的审查无关。

　　在“6.1实用新型只保护产品”中，将“应当注意”的内容进行了修改，从正反两个方面作了明确的规定，使得行文条理清晰，便于理解;同时，将修改前指南第7.4节关于权利要求书的审查第(9)项纳入“应当注意”的内容。修改前指南涉及“以现有技术中已知方法名称来限定产品的形状、构造是允许的，例如，以焊接、铆接等……，不属于对方法本身提出的技术方案。”相同的内容在第6节和第7节中对应不同的法律依据，即原专利法实施细则第2条第2款和第20条第1款，易造成适用法条的混淆及审查标准不统一，因此修改后指南将涉及“方法”的内容都归入保护客体的审查，删除原第7.4节第(9)项的内容，将其纳入“6.1实用新型只保护产品”中。

　　在“6.2.2产品的构造”中，将“应当注意”的内容进行了修改，从正反两个方面作了明确的规定;同时，将原第7.4节第(8)项的内容纳入本节“应当注意”的内容中。修改理由同上。

　　将6.3节中“建筑平面设计图”的举例予以删除。在实用新型审查中，有些涉及建筑物的申请，尽管其附图是以“建筑平面设计图”形式提交的，如果其解决了技术问题，仍然属于技术方案，不应该排除在实用新型保护客体之外，因此该举例不太恰当，予以删除。

　　细化对申请人提交文件的要求

　　在第7.3节中增加必须有附图的规定：(10)说明书附图中应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图，不得仅有表示现有技术的附图，也不得仅有表示产品效果、性能的附图，例如温度变化曲线图等。增加此规定主要是根据专利法实施细则第17条第5款作适应性修改。修改前指南中没有关于实质上无附图的审查规定，具体审查中对于实用新型实质上无附图的情形依据专利法第26条第3款(说明书清楚、完整)或者专利法实施细则第39条(受理条件)审查，均欠合理。今后类似缺陷直接适用专利法实施细则第17条第5款。如果申请不符合专利法实施细则第17条第5款规定，发出补正通知书。申请人补交附图的，应按照专利法第33条的规定审查其是否修改超范围;申请人不补交附图的，以不符合专利法实施细则第17条第5款的规定驳回。

　　在第7.4节中增加关于权利要求中图形特征的规定：(8)权利要求中一般不得含有用图形表达的技术特征。在权利要求中采用图形表达的技术特征通常会导致权利要求的保护范围不清楚;并且审查标准也很难明确规定在权利要求中允许哪些图形特征。因此，此次修改规定权利要求中一般不得含有用图形表达的技术特征，其中“一般”一词主要是为了排除有些可以使用计算机打印出的非中文字符。

　　在第8.2节中基于专利法实施细则第51条第3款的修改，并参考指南第二部分的相关章节进行了适当的修改。

　　首先指明了审查员在审查修改后文件时的2个基本点：修改的内容是否超范围;修改的方式是否符合专利法实施细则第51条第3款的规定。其次，增加了视为针对通知书指出的缺陷进行修改的规定：对于申请人提交的包含有并非针对通知书所指出的缺陷进行修改的修改文件，如果其修改符合专利法第33条的规定，并消除了原申请文件存在的缺陷，且具有授权前景，则该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，经此修改的申请文件应当予以接受。第三，明确了对于不符合专利法实施细则第51条第3款的修改的处理方式：“发出通知书，通知申请人该修改文本不予接受，……”，此处需要说明的是，“通知书”应与已发出通知书的类型一致，并再次告知已指出过的缺陷，同时指定新的答复期限。第四，对申请人再次修改仍然不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将依据修改前的文本继续审查，由于针对其存在的缺陷已经发出过两次通知书，符合驳回条件，可以作出驳回决定;如果通知书中指出的缺陷是可以依职权修改的，审查员可以对修改前的文本依职权修改后，作出授权决定。

　　增加了有关进入国家阶段的国际申请的审查规范

　　修改前审查指南第三部分缺少实用新型国际申请进入实用新型审查部门后的审查，而且实用新型的国际申请进入国家阶段后不同审查阶段的审查职责划分不明。通过这次审查指南的修改，明确了对于实用新型的国际申请，初审及流程管理部PCT二处进行进入国家阶段的初步审查，即审查该申请是否符合进入国家阶段的要求，而实用新型部进行的初步审查在于该申请是否能授予实用新型专利权。

　　第15节进入国家阶段的国际申请的审查中大部分内容发明国际申请的相关内容一致，并根据专利法实施细则行了适应性修改。适应性修改包括：为适应专利法实施细则第112条第1款的规定，将实用新型的主动修改期限规定为2个月，对申请人根据专利合作条约第28条或第41条所进行修改也作了期限上的限定，其期限应当在2个月内;为适应专利法实施细则第113条，对实用新型的改正译文错误的时机作了明确规定：在专利局作好公告实用新型专利权的准备工作之前，申请人发现中文译文存在错误，可以提出改正请求。申请人改正译文错误的，应当提出书面请求并缴纳规定的改正译文错误手续费。