进一步完善发明专利实质审查标准 提高审查质量

　　——对《专利审查指南》发明专利实质审查相关修改内容的解读

　　本次《专利审查指南》第二部分实质审查的修改主要包括以下内容：一是根据专利法及其实施细则的修改内容对《专利审查指南》第二部分进行了适应性修改;二是对有关内容进行调整修改;三是增加了涉及保密审查条款及遗传资源保护有关条款的审查。

　　下面就上述几点进行详细说明：

　　适应性修改的内容

　　由于对专利法和专利法实施细则的有关条款进行了修改，因此《专利审查指南》在相应的章节进行了适应性的修改。

　　原专利法实施细则第二条第二款有关发明的定义现改为专利法第二条第二款;原专利法实施细则第二十条第一款有关权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围的内容现改为专利法第二十六条第四款;原专利法实施细则第二十一条第二款有关独立权利要求应当从整体上反映发明技术方案、记载解决技术问题的必要技术特征的内容现改为专利法实施细则第二十条第二款。

　　原专利法第五十六条第一款有关说明书和附图可以用于解释权利要求的内容现改为专利法第五十九条第一款;原专利法实施细则第十三条第二款有关两个以上的申请人同日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到通知后自行协商确定申请人的内容现改为专利法实施细则第四十一条第一款;原专利法实施细则第十八条至第二十五条的内容相应改为专利法实施细则第十七条至第二十四条，原专利法实施细则第三十一条第一、二款有关不丧失新颖性的宽限期的内容现改为专利法第三十条第一、二款;原专利法实施细则第三十三条有关要求优先权的条件的内容现改为专利法实施细则第三十二条;原专利法实施细则第三十五条有关单一性特定技术特征的内容现改为专利法实施细则第三十四条。由于这些条款没有发生实质性的变化，《专利审查指南》也仅是分别在相应章节的引用和旁注的法条方面进行了适应性的修改。

　　涉及专利法实施细则第四十三条第一款，其中由“分案申请不得超出原申请公开的范围”改为“分案申请不得超出原申请记载的范围”。对此，在《专利审查指南》第二部分第六章第3.3节引用该条款时进行了相应的修改，因为原条款所述的“公开的范围”应当理解为专利法第三十三条所述的“记载的范围”。

　　根据新专利法第九条第一款及专利法第四十一条第二款的规定，对于同样的发明创造的处理，《专利审查指南》在第二部分第二章第6节中进行了适应性的修改。其中对两件专利申请的处理，同一申请人同日(指申请日，有优先权的指优先权日)就同样的发明创造提出两件专利申请，它们符合授予专利权的其他条件，应当分别通知申请人进行选择或者修改。在根据专利法第九条第一款增加规定“禁止重复授权原则”的同时，在该条款中又规定了该原则的一种例外情况，即对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。审查上述发明专利申请时，如果该申请符合授权的其他条件，应当通知申请人进行选择或者修改，申请人选择放弃实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时，对符合授权条件的发明专利申请应当发出授权通知书，并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

　　由于新专利法第二十二条对新颖性做出了修改，即“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”。《专利审查指南》根据该条款在第二部分第三章对发明和实用新型有关新颖性的内容做出了适应性修改：一是引入新专利法第二十二条的规定;二是拓展了现有技术的范围，取消了对现有技术的地域性限制，采用了国际通行的绝对新颖性标准;三是改变了构成抵触申请的条件，使抵触申请包含任何单位或者个人在先申请、在后公布或者公告的发明或者实用新型专利申请。此规定适应了经济全球化和网络的发展，有利于鼓励真正的发明创造，避免了在国外已经能够为公众自由使用的现有技术在我国得到专利独占权。此外，《专利审查指南》在重新定义的抵触申请中，取消了“他人”的限制，因此，以往造成重复授权的申请人本人的不同申请日的同样的发明创造不再作为影响重复授权的文件，而被作为影响新颖性的对比文件。此外，重新定义的抵触申请将原定义中的“公布的同样的发明或者实用新型专利申请”修改为“公布的专利申请文件或者公告的专利文件”，明确了抵触申请不仅包括专利申请文件，而且包括授权公告的专利文件，从而完善了抵触申请的定义。

　　新专利法第二十二条第三款有关创造性的规定中，将“已有技术”改为了“现有技术”，第二十二条第五款中对“现有技术”的定义也做出了修改，因此，《专利审查指南》在相应的第二部分第四章第2节和第二部分第三章第2.1节做出了修改。修改后，对现有技术取消地域限制，无论是出版物公开、使用公开还是以其他方式公开都无地域限制。因此，在审查评价创造性时，应考虑到现有技术的定义已发生变化。

　　有关调整修改的内容

　　1. 调整法条的顺序表述

　　《专利审查指南》在第二部分第八章第5.2、5.2.1和5.2.1.1节中对修改进行的说明所引用的相关法条顺序进行了调整，即由原来顺序的专利法实施细则第五十一条第一款、专利法实施细则第五十一条第三款、专利法第三十三条调整为现在的专利法第三十三条、专利法实施细则第五十一条第一款、专利法实施细则第五十一条第三款的顺序。其修改的意图在于：进一步突出对修改的内容与范围作出规定的专利法第三十三条的重要法律地位。其中在第5.2.1.1节修改的内容与范围中进一步明确指出：“不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

　　2. 增加第5.2.1.2节主动修改的时机

　　根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定，在该节中进一步明确了主动修改的时机，即：在提出实质审查请求时和在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。

　　3.增加第5.2.1.3节答复审查意见通知书时的修改方式

　　在该节中进一步明确答复审查意见通知书时的修改方式，并对即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受的5种情况增加了“主动”二字。这种增加看似更加严格，实际上是适当放宽了要求，即只有在不是为了克服审查意见通知书指出的缺陷而“主动”删除技术特征、改变技术特征或主题、增加新的权利要求的修改不予接受;但为了克服审查意见通知书指出的缺陷而进行的上述修改则由于被视为“非主动修改”而可以被允许。

　　4.进一步细化驳回申请条件

　　本次《专利审查指南》对第二部分第八章第6.1.1节驳回申请的条件进行了修改，主要涉及审查员可以在一通之后驳回发明专利申请的条件，修改后的规定与修改前的规定没有实质上的变化，只是对原规定进行了细化和补充。一是进一步明确了申请人在答复通知书时提出的意见陈述和/或证据是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的，不是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的意见陈述和/或证据，哪怕是有说服力的，也不认为满足这里所规定的条件。二是明确了申请人在答复时对申请文件的修改是针对通知书指出的缺陷进行的修改，不包括申请人对通知书指出的缺陷之外的申请文件的其他部分的修改;并且进一步补充了如果修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则不认为是驳回所针对的事实发生改变的情形。

　　有关增加的条款的审查

　　1.涉及保密审查条款的审查

　　新专利法第二十条规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国家知识产权局进行保密审查。该条款既是驳回条款，也是无效条款。在专利法实施细则第八条第一款中则对“在中国完成”进行了解释。

　　根据新专利法第二十条第一款的规定，《专利审查指南》在第二部分第八章第4.7节适应性地作出了说明，其中增加了“如果审查员有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成，且向外国申请专利之前未报经专利局进行保密审查，应当审查申请是否符合专利法第二十条的规定”的内容。

　　在第4.7节明确了在实审阶段对申请涉及保密审查的情形。通常情况下，只有当审查员有理由认为申请有违反专利法第二十条第一款规定的情况才可驳回该申请。

　　2.涉及遗传资源保护有关条款的审查

　　修改后的专利法第五条第二款规定：对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。修改后的专利法实施细则第二十六条第一款对“遗传资源”和“依赖遗传资源完成的发明创造”进行了下述定义：专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料;专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。

　　为了进一步落实专利法第五条第二款的规定，修改后的《专利审查指南》第二部分第一章(“不授予专利权的申请”)中新增了第3.2节，其中详细规定了“遗传功能”、“遗传功能单位”、“取自人体、动物、植物或者微生物的含有遗传功能单位的材料”、“发明创造利用了遗传资源的遗传功能”以及“违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源”的含义。另外，第3.2节中还给出了一个例子，来说明何种情况属于违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,清楚地界定了根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造的范围，特别是“依赖遗传资源完成的发明创造”的范围。

　　修改后的专利法第二十六条第五款规定：依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。至于如何披露遗传资源来源信息，修改后的专利法实施细则第二十六条第二款规定：就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格。

　　为了进一步落实专利法第二十六条第五款的规定，修改后的《专利审查指南》第二部分第十章(“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”)中新增了第9.5节。其中，第9.5.1节给出了“直接来源”和“原始来源”的定义，并且规定了遗传资源直接来源的披露信息为获取该遗传资源的时间、地点、方式、提供者等，而原始来源的披露信息为采集该遗传资源所属生物体的时间、地点、采集者等。

　　关于对披露内容的具体要求，第9.5.2节中明确规定，除了在请求书中予以说明外，还应在专利局制定的《遗传资源来源披露登记表》(下称登记表)中按照填表要求，清楚、完整地披露直接来源和原始来源的相关信息。第9.5.2节中还规定：如果遗传资源的直接来源为从某个机构获得，该机构知晓并能够提供原始来源的，申请人应当提供该遗传资源的原始来源信息。申请人声称无法说明原始来源的，应当陈述理由，必要时提供有关证据。例如指明“该种子库未记载(或不能提供)该遗传资源的原始来源”，并提供该种子库出具的相关书面证明。

　　第9.5.3节的内容涉及遗传资源来源披露的审查，从中可以看出，如果申请人未在申请日提交或者交全登记表，仍可以在实审阶段应审查员的要求补交或补全登记表。在这两种情况下，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补交或补全登记表，通知书中还应当具体指明需要披露来源的遗传资源并说明理由。如果申请人提交了登记表，审查员应当审查该登记表的填写是否符合规定，如果存在缺陷，则应通知申请人并具体指出该缺陷。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第二十六条第五款规定的，审查员应当驳回其专利申请。

　　第9.5.3节中还特别提到：登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容，因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据，也不得作为修改说明书和权利要求书的基础。

　　申请人在填写登记表时，应仔细阅读填表的注意事项，特别是以下内容：

　　(1)一个遗传资源一般应当填写一张登记表，但是，当遗传资源名称有多个，而其他所有栏目内容都相同时，可以仅填写一张登记表。

　　(2)在填写原始来源的获取地点时，申请人一般应将其披露至省(市)，如果申请人无法披露至省(市)，也可以只披露至国家。但是，如果遗传资源的直接获取方式为自行采集或委托采集，则必须说明该遗传资源的原始来源，并将原始来源披露至省(市)一级。

　　(3)涉及人类遗传资源的，申请人披露其来源信息时，不得公开被采集遗传资源的个人的姓名、身份证号和详细住址。